CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO:
REGLAS ARBITRALES DE RESOLUCION

Pedro Manuel del Castillo
Junio de 2.000

                Con fecha 24 de octubre de 1.999 se procedieron a aprobar los documentos de ejecución de la “Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio” (ver http://arbiter.wipo.int/domains/rules/icannpolicy-es.doc, aprobada el pasado 26 de agosto de 1.999), por parte de la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (“ICANN”), corporación creada con la finalidad de administrar el sistema de nombres de dominio en Internet.

            La importancia que en la actualidad tienen los nombres de dominio en el ámbito comercial ha provocado numerosos conflictos con el tradicional sistema de identificación empresarial que vienen desempeñando los derechos en propiedad industrial y, en particular, las marcas.

            La finalidad de la “Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio” reside en establecer, como su propio nombre indica, las cláusulas y condiciones en que deberán resolverse las controversias que surjan con ocasión del registro y utilización de un nombre de dominio en Internet y, en concreto, aquellas en que:

·        Se posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos.

·        No se tienen derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.

·        Y el registro y la utilización del nombre de dominio se realiza de mala fe.

El procedimiento administrativo obligatorio al que deberán someterse todos los titulares de nombres de dominio se llevará a cabo ante uno de los proveedores de servicios de solución de controversias administrativas que figuran en www.icann.org/udrp/approved-providers.htm.

Entre los distintos proveedores de solución de controversias que existen, destaca el “Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)”, que hasta la fecha ha procedido a resolver numerosos conflictos surgidos con ocasión del registro y utilización de nombres de dominio en Internet.

En el ámbito español se han procedido a resolver las disputas relacionadas, entre otros, con los nombres de dominio “hipercor.com”, “banesto.org” y “banesto.net” y “raimat.com”, dictándose resoluciones a favor de los demandantes y procediéndose a transferirles los correspondientes nombres de dominio.

Si bien consideramos que en las tres resoluciones dictadas se han salvaguardado los legítimos derechos e intereses de los titulares registrales de marcas cuyos derechos se habían visto vulnerados a través del registro indebido de nombres de dominio por parte de terceros, resulta conveniente realizar dos puntualizaciones críticas a los dos últimos pronunciamientos.

En el conflicto suscitado con ocasión de los nombres de dominio “banesto.org” y “banesto.net”, se tuvo en consideración, entre los criterios sostenidos por el demandante, Banco Español de Crédito, S.A., la titularidad registral de la marca española número 1.657.948 “BANESTO” para amparar en la clase 38 del nomenclátor: “Servicios de telecomunicaciones”.

Resulta obvio que el Banco Español de Crédito, BANESTO, es notoriamente conocido por ser una de las principales entidades financieras del país y que, entre sus muchas actividades mercantiles, una parte importante de ellas estarán vinculadas al comercio electrónico.

Ahora bien, no siendo su actividad el “servicio de telecomunicaciones” propiamente dicho, sino la prestación de sus servicios bancarios y financieros a través de Internet como medio o soporte, el registro de su marca BANESTO en la clase 38 del nomenclátor no resulta imprescindible y, lo que es peor, su consideración como uno de los factores a tener en cuenta a la hora de transferir los nombres de dominio indebidamente registrados genera una enorme incertidumbre ya que, siguiendo el mismo razonamiento, habría que obligar a todos los titulares de marcas que quisiesen emplearlas como nombres de dominio a registrarlas previamente en la clase 38 del nomenclátor, aunque los productos y servicios que con las mismas vengan identificando nada tengan que ver con los “servicios de telecomunicaciones”.

En lo que respecta a la resolución que se ocupo del nombre de dominio ramimat.com, nuestra crítica se centra en la inexistencia de notoriedad y/o renombre por parte de la marca RAIMAT.

Si bien no es un requisito exigido por la referida política, sí que consideramos que debería ser tenido en cuenta en aras a salvaguardar uno de los pilares sobre el que descansa el derecho marcario: el principio de especialidad.

Si un tercero puede registrar una marca idéntica a otra para amparar productos o servicios completamente distintos a los de la prioritaria, y sólo cuando ésta es notoriamente conocida puede impedirlo, parece necesario llevar dicho principio regidor al campo de los nombres de dominio y a las controversias que respecto a los mismos se susciten con marcas anteriormente registradas.

De lo contrario, se generará una enorme inseguridad jurídica para aquellos sujetos que, en el ejercicio de su libertad empresarial, procedan a registrar dominios de los que desconozcan si son idénticos o similares a marcas anteriormente inscritas carentes de cualquier tipo de notoriedad o renombre. Sobre todo si, como ocurre en el caso que nos ocupa, la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y la mala fe en el registro y su utilización no ha sido debidamente acreditada por el demandante, realizándose una más que indebida inversión de la carga de la prueba en contra del demandado.

Por lo tanto, manteniéndose en todo momento presente los efectos positivos que el actual sistema de resolución de controversias en materia de nombres de dominio conlleva, sobre todo en orden de eficacia y rapidez para los supuestos conflictivos concernientes a signos altamente distintivos, debemos manifestar la necesidad de que la regulación de los procedimientos administrativos que se contemplan otorgue las suficientes garantías a las partes, en aquellos supuestos en que, la vulneración de los derechos de la marca por el nombre del dominio, no resulte del todo evidente. No obstante, consideramos que está necesidad irá siendo del todo subsumida por la práctica cotidiana que, en esta importante materia, se viene produciendo.

Al día de hoy, la OMPI está resolviendo no solo conflictos sobre nombres de dominio gLTD (.com, .net, .org) sino también conflictos sobre dominios territoriales, al considerase competente para ello.

La OMPI ha recibido ya más 400 casos en los que las partes proceden de más de 50 países.  Actualmente se están recibiendo cuatro casos al día, por lo que el numero de casos atendidos está aumentando a gran velocidad.  Los procedimientos simplificados, entre los que se cuentan el uso del correo electrónico y de formularios standard, permiten que los casos queden resueltos en un promedio inferior a 35 días, lo cual representa un proceso altamente rápido y eficaz, siendo las tasas de administración de 1.000 US$  De los 107 casos que tribunales nombrados por la OMPI han resuelto hasta la fecha, se han rechazado 19 demandas, y la decisión en las otras 88 ha sido a favor de la transferencia del nombre al demandante.  Las decisiones son aplicadas directamente por los registradores y administradores de los nombres de dominio (Fuente OMPI)

RESOLUCIONES OMPI EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO:

HIPERCOR, BANESTO, RAIMAT, CORTEFIEL, PEDRODELHIERRO, URALITA.

El “Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual” (“OMPI”), es uno de los proveedores reconocidos para la solución de controversias derivadas del registro y utilización fraudulenta de nombres de dominio.

Dicho Centro, pone en práctica la “Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio” aprobada por la “Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet(“ICANN”).

Son numerosos los conflictos que en esta materia vienen siendo resueltos por este organismo de manera rápida y objetiva (ver http://arbiter.wipo.int/domains/cases/index-es.html). Entre los mismos, debemos destacar, por su incidencia en el ámbito español, los concernientes a los siguientes nombres de dominio, los cuales, en su totalidad, han sido transferidos a los legítimos titulares de las marcas que infringían:

CASOS RESUELTOS  MAS RELEVANTES:

1. HIPERCOR.COM: El conflicto enfrentó a la empresa española HIPERCOR, S.A. (supermercados), y a D. Miguel Angel González, de nacionalidad española.

La demandante, HIPERCOR, S.A., pertenece al renombrado grupo español de venta al por menor EL CORTE INGLÉS, siendo titular de numerosos registros de marca en España así como en los Estados Unidos de América y en el ámbito de la UE, todos ellos con la denominación "HIPERCOR".

La página a la que se accedía con el dominio "HIPERCOR.COM" se encontraba en suspenso, si bien con anterioridad había contenido fotografías pornográficas. Por otro lado, se procedió a solicitar a la demandante, por la transferencia del dominio, la cantidad de 422.500$, aunque el titular del dominio no ofrecía ni prestaba ningún producto y/o servicio con dicha denominación en su página.

Los hechos expuestos quedaban perfectamente incluidos dentro de los requisitos exigidos por la mencionada política uniforme, ya que: Existía una absoluta identidad entre la marca HIPERCOR y el nombre de dominio HIPERCOR.COM, el general conocimiento que existe en España de la marca HIPERCOR y la ausencia de contestación por el demandado acreditaban la falta de derechos e intereses legítimos de este último sobre el nombre de dominio y, por otro lado, la pretensión de venta del mismo por una cantidad desorbitada y el ofrecimiento de fotografías pornográficas era prueba suficiente de la mala fe que presidió su registro y utilización, de modo que se estimo la petición de cambio de titular.

2. BANESTO.ORG y BANESTO.NET: La contienda tuvo como partes a la empresa española BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A., y a D. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira, de nacionalidad portuguesa, con permiso de residencia en España.

La demandante, BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A., es una de las principales entidades financieras españolas, siendo habitualmente conocida bajo la denominación "BANESTO" y teniendo con dicha denominación numerosos registros de marcas en España, los Estados Unidos de América y la UE. Asimismo es titular del nombre de dominio territorial "BANESTO.ES".

Las páginas correspondientes a los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET mostraban la página principal del dominio REGISTER.COM, en la cual se hace referencia a la venta de nombres de dominio, ofreciéndose incluso la posibilidad de efectuar pujas sobre los mismos.

El panel administrativo, sobre la base de las manifestaciones y los documentos presentados por las partes, procedió a examinar los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en la política uniforme, constatando que se daban en su totalidad.

Existía una absoluta identidad entre la marca BANESTO y los nombres de dominio BANESTO.ORG y BANESTO.NET. El demandado no acreditó el interés legítimo o la razón por la que había registrado los referidos dominios, ni el hecho de que fuese habitualmente conocido por dicha denominación, de la que, por otro lado, manifestó que le constaba su reputación. De esta manera, aceptaba la falta de legítimo interés esgrimida por la demandante. Por otra parte, el conocimiento previo al registro de los nombres de dominio del renombre de la marca, así como la referencia a la venta de nombres de dominio que se realiza en las respectivas páginas de los mismos, daban buena prueba de que su registro y uso fue realizado de mala fe por el demandado, por lo cual este fue otorgado a la parte reclamante.

3. RAIMAT.COM: La contienda enfrentó a la empresa española RAIMAT, S.A., y a D. Antonio Casals, de nacionalidad española, residente en Barcelona.

La demandante, RAIMAT, S.A., es una sociedad que produce y comercializa productos vinícolas con gran prestigio nacional e internacional, teniendo registrada la marca "RAIMAT" en numerosos países.

El demandado alegó que dicho nombre coincidía con el de una población de Lérida y que lo había ofrecido al ayuntamiento de dicha población, siendo por tanto un nombre genérico y, por consiguiente, inapropiable por nadie. Sin embargo, el demandado no acreditó este hecho ni tampoco que actuase en representación de la mencionada población.

El panel administrativo, estudiada y admitida su competencia para la resolución de la controversia, la cual había sido cuestionada por el demandado, examinó los requisitos exigidos para la admisibilidad por la política uniforme, constatando que se daban en su totalidad

Existía una absoluta identidad entre la marca RAIMAT y el nombre de dominio RAIMAT.COM. El demandado no acreditó que actuase en representación de la población de RAIMAT y el interés legítimo o la razón por la que había registrado dicho nombre de dominio de carácter comercial, sí, como él mismo había alegado, no podía constituir una marca por corresponderse a una entidad pública carente de fines de lucro privado. Estos hechos, unidos al invariable mantenimiento en construcción de la página correspondiente al nombre de dominio, permitieron al panelista concluir señalando la mala fe que había presidido su registro y utilización.

4. CORTEFIEL.COM y CORTEFIEL.ORG: Aunque se resolvieron en dos procedimientos independientes, que enfrentaron a la sociedad española CORTEFIEL, S.A. y a D. Javier García Quintas y D. Miguel García Quintas, de nacionalidad española y residencia en Gran Canaria, por su identidad y conexión vamos a tratarlos conjuntamente.

La demandante, CORTEFIEL, S.A., es una importante sociedad de confección y venta de moda de gran prestigio nacional que tiene registradas numerosas marcas con la denominación "CORTEFIEL" para diferentes productos y en diversos países, gozando la misma en España de una gran notoriedad y renombre.

Los demandados, aparentemente dos personas distintas, habían procedido a registrar los nombres de dominio, sin que hasta la fecha viniesen realizando un uso efectivo de los mismos. Requerido uno de ellos por los legales representantes de la demandante, se obtuvo como única respuesta una llamada telefónica en donde manifestaba la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo económico. Este hecho, unido a la inactividad de los demandados y a la circunstancia de los mismos habían procedido a registrar nombres de dominio que se correspondían a marcas renombradas en España, llevaron al panelista, común en ambos procedimientos, a decretar la transferencia de los nombres de dominio a la demandante, por concurrir todos y cada uno de los requisitos exigidos por la política uniforme.

5. PEDRODELHIERRO.COM: El conflicto enfrentó de nuevo a la sociedad española CORTEFIEL, S.A. y a THE GALLERY GROUP, entidad con residencia en España.

La demandante, CORTEFIEL, S.A., junto a su marca insignia, CORTEFIEL, es también titular de otras marcas, entre las que se encuentra "PEDRO DEL HIERRO", marca que tiene también registrada para numerosos productos y servicios, tanto en España como en la UE, y que ostenta también un gran renombre en el mundo de la moda.

La demandada, THE GALLERY GROUP, no procedió a actuar de acuerdo con el procedimiento establecido en la política uniforme, no obstante, fueron enviados en su nombre dos e-mails al Centro de Arbitraje de la OMPI, en los que se señalaba que el registro del nombre de dominio se había efectuado siguiendo las instrucciones de un cliente suyo, Sr. PEDRO HIERRO, dedicado a actividades relacionadas con la aviación. No obstante, no se procedió a acreditar la existencia de dicha persona, ni tampoco a explicar porque se había procedido a registrar el nombre de dominio PEDRODELHIERRO.COM y no PEDROHIERRO.COM, que sería el que correspondería con el nombre del presunto cliente.

Estas circunstancias, unidas a la inactividad de la página web del nombre de dominio controvertido, a la ausencia de respuesta al requerimiento notarial inicialmente efectuado por la demandante y al notorio conocimiento de la marca PEDRO DEL HIERRO, llevaron al panelista designado a considerar que se daban los presupuestos exigidos por la política uniforme para admitir la demanda interpuesta y ordenar la transferencia del nombre de dominio controvertido.

Otros casos relevantes resueltos por está vía son los de los nombres de dominio "URALITA.COM", "CHRISTIANDIOR.COM", si bien están pendientes de resolución algunos otros que afectan a conocidas empresas españolas como: TELECINCO.COM, METROBILBAO.COM, DONSIMON.COM, REALMADRID.COM, BARCELONA.COM, BANKINTERNET.COM, y GOMAESPUMA.COM.